Por: José Yataco Arias (Abogado. Especialista en Derecho Corporativo)
Los actos de competencia desleal que atentan contra los derechos de propiedad intelectual son de competencia de la autoridad marcaria. Y para su decisión hay que considerar determinados criterios.
Se entiende por actos de competencia desleal a los que atentan contra los usos o prácticas honestas en el comercio. Ello tiende a proteger bienes inmateriales (como las marcas registradas y los nombres comerciales protegidos) en casos en que no se da el despojo del bien privado de su uso al titular, sino que se compite ilícitamente en el mercado utilizando medios que confunden al público consumidor, y desvían injustamente a la clientela del titular del derecho.
En esta misma línea, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0338-2020/TPI-Indecopi se ha pronunciado al respecto, incluso realiza un alcance sobre la acción de derecho marcario ante vulneraciones de esta naturaleza.
Sobre ello, la sala considera que una división radical entre el ámbito objetivo de las normas y la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales (legislación sobre propiedad industrial) no resulta posible, ya que subsisten supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, es de precisar que las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.
De acuerdo al artículo 98 del Decreto Legislativo 1075 (1), las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena que estén referidas a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda.
Por su parte, la Ley de represión de la competencia desleal (Decreto Legislativo 1044) establece en su Quinta Disposición Complementaria Final que la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que estén vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual está asignada a la comisión de propiedad intelectual correspondiente, siempre que la denuncia fuera presentada por el titular del derecho o por quien este hubiera facultado para ello.
Hay que agregar que el artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1044 estipula que un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.
La sala también refiere que en cuanto a los actos de confusión en el campo de la competencia desleal no es de aplicación el principio de especialidad, se trata de un riesgo de confusión efectivo y busca que estas prestaciones de una empresa determinada no sean apropiadas por terceros; mientras que en el caso del derecho de propiedad industrial, es de aplicación el principio de especialidad, la determinación del riesgo de confusión no es una cuestión de hecho, sino de derecho y tiene por finalidad la implantación del signo en el mercado y la seguridad jurídica.
Por otro lado, la sala conviene en precisar que existe diferencia entre la confusión en derecho de marcas y la confusión en actos de competencia desleal. Así, el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas únicamente tiene en consideración a la marca tal cual ha sido registrada; por su parte, en el caso de confusión, como un acto de competencia desleal, lo que prevalece en el análisis son aquellos elementos adicionales que no se hallan registrados como parte de la marca, sino que corresponden a la forma como es usado el signo en el mercado; es decir, aquellos elementos que no están protegidos por derechos de propiedad industrial, tales como la forma de presentación de un producto (empaque, envoltura, etcétera), entre otros.
Asimismo, en la resolución en comentario la sala añade que el artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1044 establece que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.
Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.
En particular, se reputa desleal el empleo o la imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.
El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio del que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.
Por último, la sala concluye señalando que debe considerarse que un tercero recurre a una marca ajena solo cuando le consta, o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado. El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además, de los criterios antes señalados.
(1) Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
Criterios
Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden establecer algunos criterios adicionales que considerar para determinar el acto de competencia desleal:
• Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.
• Proximidad competitiva entre el tercero y el titular
• Medida en que la utilización de la marca por un tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.
Fuente: El Peruano
